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定牌加工的商標侵權了我國國內的相關商標 | 侵權是否成立

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定牌加工的商標侵權了我國國內的相關商標,侵權是否成立?

定牌加工的商標侵權了我國國內的相關商標,侵權是否成立

成立,涉外定牌加工行為多具有以下特徵:

1、加工方為國內企業,委託方為國外企業。

2、加工方依據委託方的要求,僅在被委託加工生產的產品上貼上其指定商標。

3、產品出口國外,而不能在國內銷售。四、出口國外,而非銷往國外。

因法律具有其地域性,商標權作為一種法定權利也難免受到地域性的限制。在不同國家,相近乃至相同的商標往往會被不同的權利人持有。在我國,涉外定牌加工的產品全部出口國外,這就涉及到涉外定牌加工的行為是否構成侵犯國內與其相近似商標的持有人之權利的問題。

審理涉外定牌加工案件的法律依據為《中華人民共和國商標法》第五十七條第(一)項和第(二)項的規定,即未經商標註冊人的許可,在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標的,屬於侵犯註冊商標專用權的行為;未經商標註冊人的許可,在同一種商品上使用與其註冊商標近似的商標,或者在類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標,容易導致混淆的,屬於侵犯註冊商標專用權的行為。

可見,判定涉外定牌加工行為是否構成侵權,關鍵在於判斷該行為是否構成商標法意義上的使用。而《中華人民共和國商標法》第四十八條規定,本法所稱商標的使用,是指將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中,用於識別商品來源的行為。

表面上看,涉外定牌加工確實將商標用於商品或交易文書之上,但實際上,這一條款的關鍵在於“用於識別商品來源”。而涉外定牌加工中的產品全部出口國外,不在中國境內銷售。結合商標權的地域性,產品上的貼牌只在中國境外才具有商品來源的識別意義,並不能在境內市場發揮識別商品來源的作用。因此,筆者認為,涉外定牌加工行為原則上不應當被認定為商標侵權。

《中華人民共和國商標法》第四十八條,雖未明確規定“識別”主體,但整部商標法的擬製主體相關公眾應為此條規定的主體,即與商標所標識的某類商品或者服務有關的消費者和與前述商品或者服務的營銷有密切關係的其他經營者涉外定牌加工的產品在中國至少要經歷包裝、貼牌、運輸、出口等環節,在這裡,生產工人、印刷工人、運輸工人,甚至碼頭開箱工人均屬於相關公眾,他們工作的過程也是識別商品來源的過程。

相關公眾指商品的消費者及與商品營銷有密切聯絡的經營者,首先,這些工人在工作中不會購買其負責生產的涉外定牌加工產品;其次,他們也不負責這些產品的營銷。因此,並不能認定這些工人屬於商標法意義上的相關公眾,更不能認定在中國的貼牌、運輸、出口等行為發揮了識別該被貼牌商品來源的作用。

在進出口環節中,相關當事人需要向海關進行申報、納稅、提交許可證件等一系列事項,這些無一不是進出口商所從事的商業活動,因此《中華人民共和國商標法》第四十八條雖沒有明確規定進出口是一種商標的使用行為,但其作了“將商標用於其他商業活動中”的兜底表述方式,進出口行為作為一種商業活動,顯然是商標法範疇內的商標使用行為。

對此,這一系列事項的相對方為海關工作人員,這些海關工作人員顯然不會是進出口商品的消費者或者與商品營銷有密切聯絡的經營者。因此,海關工作人員不屬於商標法意義上的相關公眾,進出口行為也不會發揮識別該被貼牌商品來源的作用。

當然,原則上不認定構成侵權並不代表涉外定牌加工行為就有了“免死金牌”。根據我國法律中的“誠實信用原則”,在國外委託方行為有可能實質性損害我國商標權人合法利益的前提下,國內同業經營者就應當盡到更高、更合理的注意義務和避讓義務。尤其是對於國內知名商標,在明知境外委託方有較大可能具有惡意的情況下,國內企業應當盡到合理的注意和審查義務,否則可能會被認定存在過錯,進而承擔相應的連帶民事責任。

在與此同時,也需要防止本質上不屬於涉外定牌加工,卻利用其可能被免責的法律環境從而達到“魚目混珠”目的的行為。實踐中最容易出現的問題可能就是國內公司在貼牌之後,並非出口給委託公司,而是直接銷售給第三方。涉外定牌加工的特徵之一就是出口國外,而非銷往國外。

前述情況中的國內公司不僅僅是加工方,而是產品的加工方及營銷商。在此情況下,國內公司的行為已不再是涉外定牌加工行為,不能以涉外定牌加工為藉口免責。那麼,正如前文所述,此時的國內公司應當被認定為商標法意義上的相關公眾,應認定其營銷行為構成商標法意義上的使用,根據屬地原則,在商標構成近似的前提下,國內公司應承擔商標侵權的責任。

由於商標有一定的地域性,很多國外的商標在還未進入中國的時候就已經被他人給搶註冊呢。如果這種情況產生的話,那麼就只能和搶註冊方進行一定的協商,或者是從他處購買該商標的使用權。至於如果涉及到侵權的問題的話,一般都是由代理商來進行相關處理。